Bescherm je merk tijdig

Voor het mkb is het merkenrecht niet altijd direct top of mind, maar dit zou het wel moeten zijn. Het merkenrecht biedt bescherming aan onderscheidende tekens, zoals woorden, logo’s, kleuren, vormen en/of klanken, ter onderscheiding van producten en/of diensten. Lex Keukens, advocaat en partner bij TK en gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht, legt uit waarom bescherming van je merknaam zinvol is en er tijdig actie ondernomen moet worden.

Intellectuele eigendomsrechten zijn boeiend

Lex houdt zich samen met zijn team bezig met het merkenrecht, als onderdeel van het intellectuele eigendomsrecht. “Ik vind het een van de leukste rechtsgebieden”, zegt hij. “Het merkenrecht stimuleert innovatie en creativiteit. Het biedt ondernemingen de mogelijkheid om hun merkidentiteit te beschermen en hun product of dienst te onderscheiden ten opzichte van hun concurrenten.” Merken kunnen wereldwijd beschermd worden en vertegenwoordigen in toenemende mate een economisch belang voor ondernemingen.

Handelsnaam of merknaam, hoe zit het nu precies?

Lex legt het onderscheid tussen handelsnamen en merknamen uit: “Handelsnamen zijn de namen die worden gebruikt ter onderscheiding van ondernemingen. Merknamen worden gebruikt ter onderscheiding van producten en/of diensten.” Handelsnamen verkrijgen bescherming als een onderneming onder die naam op consistente wijze aan het handelsverkeer deelneemt onder die naam bekendheid bij het publiek geniet. Daarentegen verkrijgen merknamen pas bescherming, nadat deze als merkrecht zijn geregistreerd. “Neem bijvoorbeeld de onderneming Friesland Campina”, legt Lex verder uit. “Dat is de handelsnaam en Optimel is dan de merknaam voor een van hun producten.” Het komt ook voor dat de handelsnaam en de merknaam van een onderneming identiek zijn. TK assisteert klanten bij het beschermen en handhaven van zowel handelsnamen als merknamen.

Tien jaar lang beschermd

Voor een mkb’er is inschrijving van een merknaam bij Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) het overwegen waard, zo adviseert Lex. “Het is een kleine investering. De kosten zijn relatief laag voor een 10-jarige bescherming die onbeperkt kan worden verlengd. De totale kosten kunnen nog iets oplopen als de merknaam in meerdere categorieën (klassen) van producten en/ of diensten wordt geregistreerd.” Daarnaast is het ook mogelijk om je merknaam tegelijkertijd in de Europese Unie en in andere delen van de wereld te beschermen. “Tezamen met onze partners kunnen wij ook assisteren bij het beschermen van merken op wereldwijde schaal”, aldus Lex.

Meer of juist minder onderscheidend vermogen?

Een merknaam moet wel onderscheidend vermogen hebben. Er zijn merknamen (bijv. fantasienamen zoals Google) die intrinsiek een groot onderscheidend vermogen hebben. Er kan ook worden gekozen voor merknamen die meer beschrijvend van aard zijn (bijvoorbeeld ‘de Bakkerswinkel’). Een beschrijvende naam heeft het voordeel dat het publiek direct weet wat voor product en/of dienst je aanbiedt. Een nadeel is dat de beschermingsomvang van de beschrijvende merknaam niet zo groot is. Bij het kiezen van de juiste merknaam voor je product of dienst is het van belang om hierbij stil te staan.

Trademark squatting: noodzaak tot internationale merkstrategie

Het merkenrecht werkt in de regel zo dat de eerste die een merkaanvraag indient, vervolgens ook het merkrecht verkrijgt. Er wordt daarbij niet gekeken naar het gebruik van het merk. De afgelopen decennia is het merkgebruik steeds meer van offline naar online (sociale media, online platformen) verschoven. Kwaadwillende partijen in het buitenland raken via onlinekanalen vroegtijdig bekend met merken en registreren deze merken vervolgens in hun territorium. Het achterliggende doel van deze kwaadwillende partijen, is om het merkenrecht met winst te verkopen aan de echte merkhouder, of om in de lokale markt namaakproducten en/of diensten onder deze merknaam aan te bieden. Dit fenomeen wordt ook wel trademark squatting genoemd.

Met enige regelmaat melden zich klanten bij TK die worden geconfronteerd met trademark squatting. Lex: “Er zijn bepaalde Aziatische landen waarin dit vaker voorkomt. Het is niet eenvoudig om als gevolg hiervan gedeponeerde merken ongedaan te maken. Hoewel het vaak duidelijk is dat een bepaalde merkregistratie te kwader trouw is verricht, dienen eerst verschillende tijdrovende en dure procedures te worden doorlopen om deze merkregistraties ongedaan te maken. Op voorhand is ook geen garantie op een succesvolle afloop.” Lex adviseert klanten - vooral partijen die in Azië actief zijn - om vroegtijdig na te denken over een internationale merkstrategie. "Op basis van onze ervaring en het internationale netwerk van TK, kunnen door middel van vroegtijdige en strategische merkregistraties risico’s op trademark squatting aanzienlijk worden beperkt. Nadat een merkregistratie is verkregen, is het verstandig om merkbewaking in te schakelen. Hierbij wordt gemonitord of er binnen het territorium geen conflicterende merkaanvragen worden ingediend. Op die wijze is het mogelijk om je merk ook op afstand te beschermen en waar nodig te handhaven."

TK ADVOCATEN NOTARISSEN

071 -535 80 00 | www.tk.nl